silhouette

Il Regolamento sul Marchio Comunitario[1], logico sviluppo del mercato comune, é uno strumento normativo tramite il quale é possibile acquisire un titolo unitario di tutela dei marchi d'impresa, con effetti in tutti i Paesi della Comunita', superando i limiti e le differenze delle leggi nazionali e quindi i limiti territoriali che molto spesso impediscono l'uso dello stesso marchio in tutti i Paesi membri della Comunità'.

Il sistema di registrazione dei marchi derivante dal Regolamento sul Marchio Comunitario coesite con i sistemi nazionali di registrazione dei marchi ed anche con il sistema dei marchi internazionali.

Oggetto specifico del diritto è la garanzia per il titolare di un diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato, in modo tale da essere tutelato nei confronti di eventuali concorrenti che, con uso abusivo del marchio, potrebbero sfruttare la posizione dell'impresa e la reputazione del marchio stesso.

La Corte di Giustizia inoltre si è pronunciata più volte sulla funzione del marchio, individuandola nella "garanzia per il consumatore o l'utilizzatore finale, dell'identità di origine del prodotto contrassegnato, che gli consente di distinguere, senza possibilità di confusione, questo prodotto da quelli aventi diversa origine: al fine di potenziare la garanzia verso il consumatore, occorre che tutti i prodotti siano fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità"[2].

La durata della registrazione del marchio è di 10 anni, decorrenti dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile per periodi di 10 anni.

Il marchio comunitario deve essere registrato presso l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) ad Alicante (Spagna) e conferisce al titolare un diritto di esclusiva sostanzialmente equivalente (ma con estensione a tutto il territorio della Comunità) a quello offerto dalla registrazione di un marchio italiano. La posizione del titolare si esprime, infatti, in termini negativi come diritto a vietare ai terzi determinati comportamenti.

1.2 I PRINCIPI GUIDA DEL MARCHIO COMUNITARIO indice

Il marchio comunitario è delineato fondamentalmente da tre principi guida:

1. il principio di autonomia, con il quale si indica che il marchio comunitario viene disciplinato esclusivamente dal regolamento CE del 20 dicembre 1993, n° 40/94, mentre le norme nazionali in materia di marchi si applicano solo in quanto richiamate dallo stesso regolamento;

2. il principio di unitarietà, in base al quale il marchio comunitario attribuisce al titolare un'esclusiva la cui efficacia è unica per l'intero territorio comunitario;

3. il principio dell'esaurimento del diritto, in base al quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale non può opporsi all'importazione ed alla commercializzazione di prodotti che sono stati messi in commercio nello Stato di esportazione da lui stesso o da persona a lui legata da vincoli di dipendenza giuridica od economica. Questo significa che se non vi è il consenso del titolare originario, ovvero se il prodotto è messo in commercio da persona non legata a questi da alcuna dipendenza, ciascun titolare può opporsi all'importazione del prodotto di marchio uguale o confondibile.

Uno dei problemi più importanti riguardo l'esaurimento del marchio è quello legato all'estensione territoriale di questo. E un aiuto per la sua risoluzione ce la offre la Corte di Giustizia delle Comunità Europee pronunciandosi sul caso Silhouette.

2 IL CASO SILHOUETTE[3] indice

Prima di commentare questa sentenza fondamentale per la comprensione dell'esaurimento comunitario ed internazionale del marchio, vorrei citare l'articolo 7 della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE[4]) del 2 maggio 1994.

L'art. 7 della direttiva recita:

" Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità (modificato dopo l'accordo SEE con "sul territorio di una parte contraente") con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio".

Inoltre ricordo che l'art. 7 della direttiva è stato recepito nel diritto austriaco dall'art. 10a della Markenschutzgesetz (legge sulla protezione dei marchi) che cito al n. 1:

"Il diritto conferito dal marchio non consente al suo titolare di vietare l'uso di quest'ultimo da parte di un terzo per prodotti che siano stati messi in commercio, nello Spazio economico europeo, con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso".

2.1 I FATTI indice

La Silhouette è un'azienda austriaca che produce occhiali appartenenti alle fasce più elevate di prezzo. Vende montature a livello planetario con il marchio Silhouette registrato in Austria e nella maggior parte dei Paesi mondiali; è inoltre solita vendere fuori dai suoi confini nazionali, utilizzando società controllate o distributori.

La Hartlauer vende occhiali in Austria, fondando però il suo successo non sul "nome" o la qualità del prodotto (come la Silhouette) ma sui prezzi estremamente competitivi.

La Silhouette nell'ottobre del 1995 ha venduto alla società bulgara Union Trading 21.000 montature di occhiali "non più alla moda", incaricando il proprio rappresentante di dare istruzione ai clienti di non esportare i prodotti fuori dalla Bulgaria e dagli Stati dell'ex Unione Sovietica (questo fatto però non è mai stato provato). Nel novembre del 1995 la Silhouette ha consegnato alla Union Trading le montature che sono state a loro volta comprate dalla Hartlauer, la quale ha subito avviato una campagna pubblicitaria sulla stampa annunciando la messa in vendita di tali prodotti in Austria.

A questo punto la Silhouette instaurò un procedimento sommario dinanzi al Landesgericht (tribunale di prima istanza) di Steyr, fondando le proprie pretese sull' art. 10 della legge sulla protezione dei marchi: dal momento che l'importazione avveniva da uno Stato non compreso nel territorio del SEE, volle vietare alla Hartlauer di vendere in Austria gli occhiali con il suo marchio. Si basò sul fatto che non aveva esaurito i propri diritti di marchio, in quanto la direttiva prevede che l'esaurimento di detti diritti abbia luogo solo nel caso in cui i prodotti siano stati posti in commercio sul territorio del SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso.

La Hartlauer ribattè che la Silhouette aveva venduto le montature senza porre come condizione l'esclusione di reimportazione nella Comunità. Inoltre osservò che la legge sulla protezione dei marchi non accorda il diritto ad un'azione inibitoria.

L'azione della Silhouette venne respinta sia dal Landesgericht sia, in appello, dall'Oberlandesgericht (tribunale di seconda istanza) di Linz.

La Silhouette presentò quindi un ricorso per "Revision" all'Oberster Gerichtshof, la quale sospese il procedimento e sottopose due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

2.2 LA PRIMA QUESTIONE indice

L'Oberster Gerichtshof, con la prima questione, chiese sostanzialmente se l'art. 7, n. 1 della direttiva fosse contrario o meno alle norme nazionali che prevedono l'esaurimento del diritto conferito da un marchio per prodotti messi in commercio con detto marchio al di fuori del SEE dal titolare o con il suo consenso.

L'art. 7 precisa che l'esaurimento si ha quando i prodotti sono stati immessi sul mercato dal titolare o con il suo consenso all'interno dell'Unione Europea (o del SEE, dopo l'entrata in vigore del relativo accordo).

La Hartlauer, da parte sua, sostenne, invece, che la direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere nel proprio diritto nazionale un esaurimento non solo relativamente a prodotti posti in commercio nel SEE, ma anche per quelli posti in commercio in Paesi terzi.

Questo però, fa notare la Corte di Giustizia, osta con l'unica interpretazione atta a realizzare pienamente la finalità della direttiva, che è quella di salvaguardare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi; e questo accadrebbe se si creasse una "situazione in cui alcuni Stati membri potessero stabilire l'esaurimento internazionale, mentre altri prevedessero soltanto l'esaurimento comunitario[5]".

A questo proposito, la Corte dichiarò che l’esaurimento del diritto deve limitarsi solo all’Area Economica Europea (i paesi dell’UE più l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera) ai sensi dell’Art. 7, n. 1 della Direttiva, respingendo quindi il cosiddetto esaurimento internazionale.

2.3 LA SECONDA QUESTIONE indice

Con la seconda questione, l' Oberster Gerichtshof chiese se, in base all'art. 7, n. 1 della direttiva, un terzo possa essere inibito dal titolare di un marchio per prodotti che sono stati messi in commercio al di fuori del SEE con detto marchio dal titolare stesso o col suo consenso.

La Corte di Giustizia, in questo caso, affermò che tale norma da sola non consente di ottenere un provvedimento inibitorio a fronte di colui che si avvalga del cosiddetto esaurimento del diritto del marchio fuori dal territorio comunitario. Né tale effetto può discendere dalla direttiva n. 89/104/CEE, considerando che il diritto comunitario non riconosce l'efficacia diretta orizzontale di una direttiva.

Ne consegue che in mancanza di un provvedimento nazionale (in questo caso austriaco) che vieti o punisca la condotta di chi viola o ponga in essere un comportamento contrario al principio dell'esaurimento del diritto di marchio in ambito comunitario, ad esempio avvalendosi dell'esaurimento internazionale, nessuna tutela può essere predisposta allo scopo.

CONCLUSIONI indice

Posso quindi concludere che da un lato il diritto comunitario disciplina solo l'esaurimento del diritto di marchio all'interno del territorio della Comunità e non consente agli Stati membri di prevedere anche l'esaurimento internazionale. Dall'altro lato, lo stesso diritto comunitario sembra acconsentire all'esaurimento internazionale, in quanto non prevede alcuno strumento a tutela del titolare del marchio qualora lo stesso marchio sia stato immesso in commercio al di fuori del territorio See e il terzo se ne avvantaggi per sfruttarlo sul territorio comunitario.

In effetti, il fondamento di questa seconda proposizione è da trovarsi nella sentenza, nella quale è detto che i requisiti per cui uno Stato membro può emettere un ordine restrittivo per la violazione di diritti di marchio derivano dall’art. 5[6], e non dall’art. 7, n.1 della direttiva. E' evidente, quindi, che questa seconda affermazione, apparentemente negativa, sia solo una puntualizzazione in relazione all’applicabilità dell’art. 7, n.1, e non implica una limitazione del diritto a rivalersi contro l’importazione parallela non autorizzata.

Questa decisione, che è stata in seguito confermata da altre sentenze della Corte di Giustizia (come quella nel caso Sebago), ha causato non poche polemiche soprattutto nel Regno Unito, in Svezia e in altri paesi del nord Europa. Da più parti, infatti, si stanno esercitando pressioni sulle istituzioni europee perché introducano l’esaurimento internazionale del diritto di marchio.

A tal proposito, vorrei concludere con la Comunicazione che, in data 3 settembre 1999, l’Associazione Europea Marchi (ECTA) ha inviato al direttore del DG XV dell’Unione Europea sull’esaurimento dei diritti di marchio, che a mio parere sintetizza magnificamente ciò che si dovrebbe auspicare, nel breve e medio periodo, in tema di esaurimento internazionale del marchio.

Essa sottolinea i seguenti punti:

· In seguito alla sentenza Silhouette, appare evidente che la questione dell’introduzione dell’esaurimento internazionale non è di carattere giuridico, ma richiede una decisione politica a livello del Consiglio delle Comunità Europee, dato che comporterebbe la modifica della normativa esistente.

· L’esaurimento internazionale e il conseguente aumento delle importazioni parallele dal punto di vista dei consumatori risulterebbe in vantaggi a breve termine (riduzione di prezzi) ma anche in svantaggi a lungo termine (i consumatori sarebbero facilmente ingannati sull’origine dei prodotti e ci sarebbero maggiori difficoltà nel combattere la contraffazione).

· I titolari di marchio e i distributori autorizzati vedrebbero diminuire i profitti, con un riflesso negativo sugli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti. Gli unici a trarre un vantaggio economico dall’esaurimento internazionale sarebbero gli "importatori paralleli", che rappresentano un segmento minimo dell’economia.

La conclusione dell’ECTA è che "finché non esisterà un vero mercato unico a livello globale, l’introduzione dell’esaurimento internazionale del diritto di marchio non appare né necessaria, né auspicabile".

BIBLIOGRAFIA indice

Ballarino T., 1997, Lineamenti di Diritto Comunitario e dell'Unione Europea, 5 Edizione, CEDAM, Padova.

Buonocore V., 1997, Manuale di diritto commerciale, G. Giappichelli Editore, Torino.

Case Law, Common market law review, vol. 36, n. 4, August 1999, p. 807 - 830.

Esaurimento dei diritti esclusivi sul marchio in sede comunitaria ed in sede internazionale, Diritto comunitario e degli scambi internazionali, vol. 1, 1999, p. 64, Editoriale Scientifica.

Galgano F., 1995, Diritto commerciale - L'imprenditore, Zanichelli, Bologna.

Sandri S., 1999, La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT - TRIPs, CEDAM, Padova.

Sena G., 1998, Il nuovo diritto dei marchi - Marchio nazionale e marchio comunitario, Giuffrè Editore, Milano.

Urlesberger F.C., Common market law review, vol. 36, n. 6, October 1999, p. 1195 - 1228.

[1] Regolamento CE del 20 dicembre 1993 n. 40/94.

[2] Vedi sentenza CGCE, Hag II, del 17 ottobre 1990, in causa C-10/89.

[3] Silhouette International Schmied GMBH & Co KG contro Hartlauer Handelsgesellschaft MBH. Sentenza del 16 luglio 1998.

[4] Il SEE è composto dai Paesi dell'U.E., dall'Islanda, dal Liechtenstein, dalla Norvegia e dalla Svizzera.

[5] Punto 27 della motivazione.

[6] L'art. 5, n.1 della direttiva dispone che il diritto esclusivo del marchio registrato conferisce la facoltà di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di usare nel commercio, in particolare, un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato.